Jak już wiesz z tego artykułu, rejestracja znaku towarowego w krajowym urzędzie sprawia, że tylko na terenie tego jednego kraju znak jest zastrzeżony i ma ochronę. Wyjątkiem jest Unia Europejska, w ramach której rejestracja w EUIPO (Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej) gwarantuje ochronę znaku towarowego na całym jej obszarze. Inna opcja rejestracji znaków towarowych to system międzynarodowy.
Wniosek składa się poprzez WIPO (Światową Organizację Własności Intelektualnej) i rejestracja jest wtedy osiągalna w konkretnych, pojedynczych krajach (muszą one jednak być stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych lub Protokołu do niego).
Zastanawiając się nad terytorium rejestracji znaku towarowego, musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim, gdzie znajduje się rynek zbytu dla Twoich produktów. Warto pomyśleć też, na jakie kraje rozwinie się on w ciągu kilku najbliższych lat. Załóżmy, że w tej chwili sprzedajesz swoje gry w Polsce, Czechach i Niemczech.
W takiej sytuacji nie opłaca Ci się rejestracja znaku w każdym z tych krajów z osobna, taniej będzie złożyć jeden wniosek, od razu na całą Unię Europejską. Rejestracja znaku od razu na wszystkie państwa członkowskie Unii jest kusząca, bo przecież obejmuje także Polskę. A koszty rejestracji w EUIPO wypadają naprawdę dobrze, szczególnie w formie elektronicznej – ich porównanie znajdziesz tutaj.
Monitoring znaków towarowych
Może się jednak zdarzyć sytuacja odwrotna.
Chcesz zarejestrować oznaczenie na terenie UE, ale z badania zdolności rejestrowej (dlaczego warto takie badanie zrobić piszemy tutaj) wynika, że zajdzie kolizja z innymi, zarejestrowanymi już oznaczeniami. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że konkurenci zwrócą się do Ciebie z pismem typu cease and desist letter, z konkretnym żądaniem – najczęściej wycofania wniosku o rejestrację czy zapłaty odszkodowania.
Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorcy zlecają kancelariom monitoring znaków towarowych. Jeśli w bazie pojawia się wniosek o rejestrację znaku potencjalnie kolidującego, wszczynają procedurę, która ma na celu odwiedzenie konkurencji od rejestracji (ich zdaniem) podobnego znaku.
Czy skutecznie?
Nie zawsze. To zależy, bo każdy przypadek będziemy oceniać indywidualnie. Warto jednak już na etapie rejestracji wziąć pod uwagę ewentualne spory tego typu i podjąć decyzję ze świadomością ryzyka, jakie się z tym może wiązać.
Kolizja znaku towarowego studia z innym znakiem
Jeśli w wyniku badania okaże się, że znak Twojego studia koliduje z innym, już zarejestrowanym, możemy rozważać kilka rozwiązań. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ale dla przykładu możemy rozważyć, czy wchodzi w grę:
- zmiana brandu na tyle, że nie będzie możliwa pomyłka między Twoim produktem/tytułem a cudzym już zarejestrowanym (na przykład poprzez modyfikację treści, kolorystyki, dodanie elementów graficznych, itd.);
- zmiana klas rejestracji na takie, których konkurencja nie objęła swoim wnioskiem o rejestrację (o tym, czym są klasy nicejskie pisaliśmy w tym artykule),
- rezygnacja z rejestracji znaku na terytorium, na którym zachodzi kolizja z cudzym znakiem towarowym i ograniczenie się do „bezpiecznego” terytorium.
W zależności od sytuacji, w której się znajdujesz rozwiązań może być oczywiście więcej. Każdy przypadek trzeba badać indywidualnie.
Na pewno nie warto składać wielu wniosków o rejestrację różnych znaków, idąc „na ilość” i licząc, że któryś z nich zostanie przez urząd zaakceptowany. To się zwyczajnie nie opłaca – bo każdy wniosek to koszt rzędu kilkuset złotych lub kilkuset euro.
W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach, który nie tylko przeanalizuje zdolność rejestrową Twojego znaku, pomoże zmitygować ryzyka jeśli takie się pojawią, ale też przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji.
