Sprawa jest prosta: nie każde oznaczenie da się zarejestrować jako znak towarowy. Niektóre oznaczenia są pozbawione cech, które urząd bada od razu we wstępnej kontroli każdego wniosku o rejestrację.

Jeśli „check-lista” (dostępna m.in. tutaj na stronie Urzędu Patentowego RP) wskazuje, że zgłoszone oznaczenie nie spełnia ustawowych wymogów, to urząd nie może uwzględnić takiego wniosku.

Zdolność odróżniająca znaku towarowego to cecha, która powoduje, że produkt oznaczony danym znakiem odróżnia się w obrocie na tle innych towarów, dla których dane oznakowanie zostało zgłoszone. Brak tej cechy powoduje, że znak nie spełni swojej podstawowej funkcji: konsument nie będzie w stanie odróżnić pochodzenia produktu.

Zdolność odróżniająca ma dwa wymiary: pierwotny i wtórny.

Pierwotna zdolność odróżniająca znaku towarowego

Pierwotna zdolność odróżniająca badana jest z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Przeciętny konsument to osoba rozsądna, należycie poinformowana, ostrożna i spostrzegawcza – tak ją określił Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

Mówiąc najprościej, jeśli ten przeciętny konsument miałby problem z odróżnieniem produktu od innego, mimo oznaczenia znakiem towarowym, to znak nie ma zdolności odróżniającej.

Opisowość znaku towarowego

W tym miejscu zatrzymajmy się na opisowości znaku towarowego. To wyklucza rejestrację. Wystąpienie tej cechy sprawia, że znak towarowy nie będzie miał pierwotnej zdolności odróżniającej.

Rejestracja nazwy „GameDev Studio” jako słownego znaku towarowego dla produktów i usług świadczonych przez Twoje studio gamingowe raczej nie będzie możliwa, bo słowa te wprost opisują, co oferujesz. Znak towarowy musi reprezentować pewien poziom abstrakcji.

Przykłady z praktyki urzędów

Dobrą ilustrację tego,  jak w praktyce rozumiane jest kryterium zdolności odróżniającej znaków widzimy na stronie EUIPO, w wytycznych, gdzie przytoczono dwie (fonetycznie) tak samo brzmiące propozycje znaków:

• ‘Billionaire’ jako oznaczenie usług w zakresie gier, ale niewystarczająco odróżniające i sugerujące wprost, że grając w te gry można zostać milionerem.
• ‘Billy O’Naire’ jako oznaczenie takich samych usług, które brzmi po angielsku identycznie jak „billionaire”, ale stanowi grę słowną tworząc zmyślone imię i nazwisko; dzięki temu spełnia normalny (wymagany) poziom zdolności odróżniającej.

Trzeba mieć świadomość, że Urząd odmówi zdolności rejestrowej między innymi:

⇒ znakowi sprzecznemu z porządkiem publicznym albo dobrymi obyczajami (przykłady nie uwzględnionych na tej podstawie wniosków to „Wpierdolsi”, „Mleko cycate”, „Papryfiutki”) oraz

⇒ znakowi niedającemu się postrzegać wizualnie – którego nie da się przedstawić w rejestrze (np. obecnie nie da się w naszym krajowym Urzędzie Patentowym zarejestrować zapachu z uwagi na brak możliwości przedstawienia go w jasny i precyzyjny sposób).

Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego

Zagadnienie wtórnej zdolności odróżniającej dotyczy sytuacji, gdy znak pierwotnej zdolności odróżniającej nie miał (bo np. był opisowy, jak przytoczone powyżej oznaczenie słowne „GameDev Studio”), ale po pewnym czasie funkcjonowania w obrocie, odbiorcy kojarzyć by go zaczęli konkretnie z jednym przedsiębiorstwem oraz oferowanymi przez nie produktami i usługami.

Zwykle mówimy tu o kilkuletnim okresie, podczas którego w pamięci odbiorców utrwalić by się miało skojarzenie oznaczenia z daną marką. Ale to utrwalenie nie dość, że musi być intensywne (trudno je udowodnić, ale o tym za chwilę), to musi nastąpić przed datą złożenia w urzędzie wniosku o rejestrację znaku.

Na takiej podstawie zarejestrowano kolory: fioletowy dla wyrobów Milki i pomarańczowy dla usług operatora Orange. Wraz z upływem czasu funkcjonowania na rynku, odbiorcy tak się przyzwyczaili do tych kolorów, że wiedzą już jakie marki kryją się za tym oznakowaniem.

Jest to jednak sytuacja wyjątkowa i trudna do udowodnienia. Nie dość, że kolor musi być przedstawiony tak, aby stanowił odpowiednie odwzorowanie graficzne (w tym celu używa się międzynarodowego kodu identyfikacji kolorów – Pantone; a ten jest przecież ograniczony), to skojarzenie konsumentów z marką musi być intensywne, a w dodatku musi istnieć już przed dniem zgłoszenia znaku do urzędu.

Udowodnienie przez przedsiębiorcę nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jego oznaczenia wymaga niemałego wysiłku, jak również poniesienia istotnych starań i kosztów. Nie ma ścisłego katalogu dowodów, których przedstawienie zapewni sukces przed urzędem. Niemniej przedsiębiorcy sięgają po katalog dowodów, na który składać się mogą m.in.:

• faktury, cenniki, katalogi – wskazujące na posługiwanie się danym oznaczeniem,
• dowody poniesienia nakładów na reklamę i marketing – pokazujące, że wnioskodawca zainwestował i budował odróżniający charakter oznaczenia, aby kojarzyło się z jego produktami i usługami,
• badania opinii publicznej – pokazujące, że odbiorcy przypisują oznaczenie do towarów lub usług danego przedsiębiorstwa.

Popatrzmy na ten ostatni przykład, aby zobrazować jak mocne muszą być skojarzenia konsumentów z marką, żeby mówić o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej przez znak.

Przyjmuje się, że o sukcesie można mówić, jeśli przeprowadzone zostanie badanie, podczas którego co najmniej 60% konsumentów na pytanie, z jaką marką kojarzy im się dany kolor, wskaże na tę właściwą. Rozpoznawalność marki jest wtedy silna. Ale wystarczy, że zbyt wielu respondentów pomyli się lub nie rozpozna znaku, a wówczas szansa na udowodnienie wtórnej zdolności odróżniającej odpadnie.

Podsumowując – trzeba tak wybrać oznaczenie dla własnej marki, żeby przeszło test istnienia zdolności odróżniającej. Najlepiej tej pierwotnej, czyli istniejącej od początku i nie będącej opisową. W wyjątkowych przypadkach, gdy Twoja marka jest już silnie rozpoznawalna na rynku, a Ty jesteś pewien jej wartości i szukasz sposobu na jej rejestrację, możesz pokusić się o zebranie dowodów na wykazanie istnienia wtórnej zdolności odróżniającej.

Pamiętaj, że w przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, czyli prawnikiem specjalizującym się w prawnej ochronie marki oraz znakach towarowych, który pomoże dokonać oceny i przygotować odpowiednią strategię działania.