Rejestracja znaku towarowego to kamień milowy w rozwoju Twojego studio. Potencjalnych elementów, które nadają się do rejestracji jest mnóstwo. Począwszy od logotypu, poprzez elementy gry (postaci, dźwięki), aż po tytuły Twoich produkcji.

Warto jednak też wiedzieć, jak fakt, że elementy cudzych gier są zarejestrowane jako znaki towarowe, wpływa na możliwość „inspirowania się” nimi. Słowem, czy można w ogóle korzystać z cudzych znaków towarowych? Na przykład, czy oparcie własnej gry na postaci Geralta z Rivii (który jest zarejestrowanym znakiem towarowym) jest możliwe?

Tego wszystkiego i sporo więcej dowiesz się z serii naszych wpisów poświęconych tematyce znaków towarowych w studio gamedev.

A poniżej pokrótce opowiemy Ci:

1. Co może być znakiem towarowym?
2. Co daje rejestracja znaku towarowego?
3. Po co badać znak towarowy przed rejestracją? 
4. Gdzie można zarejestrować znak towarowy?
5. Jakie są koszty rejestracji znaku towarowego?
6. Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego i dlaczego to ważne, aby znak ją posiadał?
7. Co zrobić, gdy zamawiasz logo, które Twoje studio chce zarejestrować jako znak towarowy?
8. Czy możesz tworzyć elementy gier na podstawie cudzych znaków towarowych? 
9. Czy parodie cudzych znaków towarowych są legalne?
10. W czym może Ci pomóc prawnik?

Ważna uwaga na początek: nie można używać znaczka ® (registered) dla oznaczania produktów czy usług, jeśli nie mamy zarejestrowanego znaku towarowego. Co więcej, używanie znaczka ® bez posiadania odpowiedniej podstawy prawnej może wiązać się z odpowiedzialnością karną (kara grzywny).

Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze znaczek ™ (trademark). On nie informuje o posiadaniu szczególnej ochrony, jaka wynika z rejestracji znaku towarowego. Nie ma wiec przeszkód, abyś umieścił ™ obok tytułu swojej gry nawet jeśli nie dokonałeś jeszcze rejestracji tytułu jako znaku towarowego.

Co może być znakiem towarowym?

Znak towarowy to oznaczenie odróżniające konkretną markę danego przedsiębiorcy od innych funkcjonujących na rynku. To element będący swoistą „obietnicą” wobec konsumenta, że produkt nim sygnowany pochodzi od konkretnego przedsiębiorcy.

Dlatego właśnie znaki towarowe mają realną wartość rynkową; oprócz rozpoznawalności sugerują konkretną jakość, prestiż oraz ekskluzywność produktu. Niestety dlatego też znaki towarowe bywają przedmiotem naśladownictwa. Wszystko to w celu przyciągnięcia uwagi konsumenta.

Znakiem towarowym mogą być słowa (np. EPIC GAMES), grafiki (np. logo Rocktar Games z charakterystycznym R i gwiazdką) albo połączenie słów i grafiki (np. logo Nintendo).

Mogą to być także formy przestrzenne, jak choćby szklana butelka Coca-Coli. Znaki towarowe to dziś także dźwięki (ryk lwa Metro Goldwyn Mayer), wystrój sklepu – jak iSpot od Apple.

Ciekawym rozwiązaniem są także znaki multimedialne. Stanowią (lub obejmują) one połączenie obrazu i dźwięku. Można je zgłaszać w formie pliku MP4 o maksymalnej wielkości do 20 MB. O rejestrację multimedialnego trademarku w brytyjskim Intellectual Property Office pokusiła się Toshiba.

Niektórym przedsiębiorcom udało się także zastrzec kolor. Takie znaki to na przykład fiolet od Milki i pomarańczowy od Orange. Jest to jednak trudne zadanie, biorąc pod uwagę słabą zdolność odróżniającą koloru samego w sobie (o zdolności odróżniającej opowiemy poniżej, a także w osobnym artykule). Próbę rejestracji pomarańczowego koloru jako znaku towarowego podjęło również Allegro.

Co daje rejestracja znaku towarowego?

Dzięki rejestracji znaku towarowego uprawniony otrzymuje wyłączne prawo do używania tego znaku przez 10 lat, w sposób zarobkowy lub zawodowy, na terytorium RP (jeśli rejestracja dokonana jest w Polsce) lub UE (jeśli w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Dziesięcioletni okres ochrony można przedłużać, w odpowiednim czasie wnosząc opłatę za kolejny. Nie istnieje maksymalny limit tych przedłużeń, dlatego w zasadzie prawo do znaku towarowego można zastrzegać w nieskończoność.

Poprawna rejestracja znaku skutkuje uzyskaniem świadectwa ochronnego. To dokument, który (w formie certyfikatu) stanowi potwierdzenie rejestracji znaku. Znajdziesz w nim m.in. indywidualny numer, pod jakim znak został zarejestrowany, datę rejestracji, a także imię i nazwisko (nazwę) właściciela znaku towarowego.

Świadectwo ochronne – co w praktyce daje taki dokument?

Gdy masz już świadectwo ochronne, a okaże się, że ktoś inny próbuje zarabiać na Twoim znaku towarowym, masz ułatwioną ścieżkę prawną, aby go przed tym powstrzymać i dochodzić ewentualnych roszczeń. Kiedy dochodzi do sporu w sądzie, Ty jako strona inicjująca postępowanie będziesz musiał wykazać szereg kwestii, aby wgrać sprawę.

Ale już sam fakt, że jesteś uprawnionym do danego znaku towarowego oraz jaki jest zakres Twojego monopolu na jego komercyjne wykorzystanie będzie wynikał z formalnej ochrony jaką uzyskałeś na Twój znak towarowy. To właśnie prawo ochronne do zarejestrowanego znaku towarowego masz potwierdzone w postaci dokumentu świadectwa ochronnego.

Jak sprawdzić czy ktoś nie próbuje zarejestrować podobnego znaku towarowego?

Zdarza się, że konkurencja chce zarejestrować znak łudząco podobny do Twojego, szczególnie dla oznaczania tych samych produktów lub usług, co Twoje. Możesz to zablokować.

Wielu właścicieli znaków towarowych zleca zewnętrznym podmiotom – kancelariom prawnym lub patentowym – monitorowanie czy konkurencja nie wnioskuje o rejestrację podobnych znaków. A jeśli takie sytuacje zostaną zidentyfikowane (a jest to widoczne przede wszystkim w urzędowych rejestrach), dochodzi do natychmiastowej reakcji prawnej. Będziemy o tym pisać w osobnym wpisie.

Go global? Terytorialność ochrony znaku towarowego

Przed podjęciem decyzji o rejestracji znaku towarowego warto zastanowić się, jaki obszar ochrony Cię interesuje. Znak towarowy warto zarejestrować tam, gdzie jest lub będzie się znajdować grupa docelowa Twoich produkcji. Wszystko dlatego, że ochrona znaku towarowego jest ograniczona terytorialnie.

Znak towarowy chroniony jest tylko na obszarze, dla którego właściwy jest dany urząd. To bardzo ważny aspekt ochrony prawnoznakowej, dlatego piszemy o tym więcej poniżej, ale też rozwiniemy ten temat w kolejnych postach.

Po co badać znak towarowy przed rejestracją?

Przed podjęciem decyzji o rejestracji znaku towarowego, przed wyborem jego ostatecznej formy: czy będzie słowem, czy grafiką – warto zbadać go w kontekście tego, jak wypada na rynku oraz w urzędowych rejestrach.

Tak naprawdę warto to robić także przed rozpoczęciem korzystania z oznaczenia. Chodzi o ustalenie, czy nie zachodzi kolizja z innymi już zarejestrowanymi znakami. A jeśli istnieje taka kolizja, to w jakim zakresie – w szczególności w zakresie przedmiotowym i terytorialnym ochrony danego znaku.

Badanie zdolności rejestrowej znaku pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Bo jeśli okaże się, że znak koliduje z innym, to trzeba zastanowić się, co w związku z tym zrobimy. Być może warto mimo wszystko zarejestrować znak na terytorium, gdzie tej kolizji nie ma. A może warto znak zmodyfikować.

Tak czy inaczej, świadomość takiego ryzyka pozwala na zarządzanie nim. Solidnie wykonane badanie pozwala zarówno na maksymalizację szans na skuteczną rejestrację, ale też na minimalizację zagrożeń – takich jak np. pisma-sprzeciwy od właścicieli podobnych zarejestrowanych znaków.

Wynikiem badania jest raport (który my nazywamy) red flag. Zawiera analizę znaku pod kątem istnienia bezwzględnych oraz względnych przeszkód rejestracji, ale też ewaluację szans na rejestrację w zaproponowanej formie. W takich raportach pokazujemy „z lotu ptaka” jak wygląda znak na tle rynku oraz rekordów urzędowych. Doradzamy jaką decyzję podjąć, gdy istnieją prawne ryzyka związane z rejestracją.

Jeśli istnieją bezwzględne przeszkody rejestracji – czyli takie, które w ogóle nie pozwalają na udzielenie prawa ochronnego, np. brzmienie znaku zawiera wulgaryzm, symbol państwowy czy religijny – wskazujemy na to i doradzamy, jak je naprawić, aby urząd pozytywnie odniósł się do naszego wniosku.

Z kolei przy istnieniu względnych przeszkód rejestracji – dotyczących przykładowo identyczności z istniejącym już znakiem – podpowiadamy, jak ich uniknąć, co i w jaki sposób zmodyfikować, aby nie dopuścić do sytuacji, w której konkurencja wnosi uzasadniony sprzeciw i blokuje rejestrację Twojego znaku towarowego.

Gdzie można zarejestrować znak towarowy?

Jeśli dokonujesz rejestracji w polskim urzędzie (Urząd Patentowy RP), to uzyskujesz ochronę tylko na terytorium Polski. Szerszą ochronę, bo na cały obszar Unii Europejskiej, zapewnia rejestracja w EUIPO (Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej).

Z kolei poza Unią rejestracja odbywa się we właściwych do spraw własności intelektualnej urzędach – np. w USA jest to USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP to nasza lokalna instytucja zajmująca się m.in. przyznawaniem ochrony na znaki towarowe. Chcąc zarejestrować znak w Polsce, składasz wniosek właśnie do tego urzędu. Nie obawiaj się – to nie kolejny zwykły urząd z kolejkami i słabą organizacją.

UP RP to jeden z najsprawniej działających urzędów, a znak towarowy można zarejestrować w kilka miesięcy, wliczając w to już 3-miesięczny okres sprzeciwowi, który obowiązkowo musi upłynąć zgodnie z procedurę rejestracji znaku. Szczególnie sprawnie się to odbywa, jeśli wniosek o rejestrację składamy online, wybierając tryb Fast Track, czyli przyspieszony tryb rozpatrywania zgłoszeń.

Procedurę Fast Track oferuje także EUIPO. Ten urząd, mający siedzibę w hiszpańskim Alicante, działa również bardzo sprawnie. W szczególności w zakresie obsługi elektronicznych wniosków. Nasz dotychczasowy rekord to rejestracja europejskiego znaku towarowego w 3,5 miesiąca od daty wysłania wniosku (wliczając w to okres sprzeciwowy) – właśnie w trybie Fast Track!

Jeśli Twój znak można zaklasyfikować do istniejących już kategorii, wpisanych na zharmonizowaną listę urzędu, możesz wnioskować o rejestrację właśnie w takim przyspieszonym trybie. Jeśli nie wiesz jak poruszać się we formularzach – może Ci w tym pomóc profesjonalista wpisany na oficjalną listę zawodowych pełnomocników EUIPO. Ewa Krzemień, jedna z autorek tego bloga, do tego grona należy. Jej profil w bazie EUIPO znajdziesz tutaj.

Niekiedy wybór, czy rejestrować w Polsce czy w całej UE jest strategiczny. Może się okazać, że tytuły i usługi Twojego studia mają swój rynek zbytu tylko w Polsce. Z drugiej strony, rejestracja znaku od razu na wszystkie państwa członkowskie Unii jest kusząca, bo przecież obejmuje także i Polskę.

Natomiast ochronę prawną znaków towarowych w innych krajach, poza UE, obsługuje WIPO (World Intellectual Property Office) z siedzibą w szwajcarskiej Genewie. Niestety nie działa to już tak jak w przypadku zharmonizowanego rynku Unii (gdzie składamy jeden wniosek), lecz w każdym z krajów znak należy rejestrować z osobna. WIPO przekazuje wniosek o rejestrację do odpowiedniego urzędu w danym kraju, w którym chcesz uzyskać ochronę na znak towarowy. Taki wniosek będzie procedowany zgodnie z prawem tego kraju, przez właściwy urząd, na zasadach określonych w lokalnie obowiązujących przepisach.

Koszty rejestracji znaku towarowego

Koszt zarejestrowania znaku towarowego różni się w zależności od kilku czynników.

Po pierwsze, koszty zależą od urzędu udzielającego ochrony. Inne będą koszty rejestracji znaku towarowego na terytorium Polski, kiedy wnioskujemy o ochronę do Urzędu Patentowego RP, inne w postępowaniu przed EUIPO, który ochroną obejmuje cały obszar Unii Europejskiej, a jeszcze inne w pozostałych, poszczególnych krajach.

Drugi czynnik, od którego zależą koszty rejestracji znaku to klasy rejestracji. Oznaczenia w formie znaków towarowych zastrzegane są zawsze w konkretnych klasach towarów lub usług (w zależności od tego, do czego Twój znak ma służyć). Do ich rozróżnienia służy właśnie klasyfikacja nicejska.

Im więcej klas chcesz sobie „zmonopolizować”, tym wyższa opłata. Dla przykładu: klasa 9 to m.in. tablety, komputery, znaki cyfrowe. I kilkadziesiąt innych produktów. Klasa 14 to m.in. zegarki, biżuteria naszywki; a klasa 41 to przykładowo publikowanie książek, reżyseria filmowa, usługi biblioteki gier i usługi gier oferowane w systemie online za pośrednictwem sieci komputerowej.

Co ważne, klasy nicejskie nie pokrywają się z klasyfikacją PKD, którą posługujemy się w Polsce rejestrując spółkę w KRS-ie. A jeśli pominiesz jakąś działkę biznesu Twojego studio w zgłoszeniu do urzędu, to ochrona Twojej marki nie rozciągnie się z automatu na inne obszary, choćby podobne, ale ujęte pod innym numerem klasyfikacji nicejskiej.

Dodatkowo, w niektórych urzędach – na przykład w Polskim Urzędzie Patentowym – wysokość opłat zależy także od tego, czy wniosek o rejestrację znaku towarowego składasz w formie papierowej, czy elektronicznej.

Rejestracja elektroniczna jest w Polsce tańsza: zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie w formie papierowej to wydatek na opłatę do Urzędu w wysokości 940 PLN, a w formie elektronicznej – 890 PLN.

W EUIPO analogicznie, rejestracja znaku towarowego w formie papierowej w jednej klasie to 1000 EUR, a w formie elektronicznej – 850 EUR. Całkowite koszty rejestracji w Polsce versus w Unii podsumowaliśmy w tym artykule.

Czym jest zdolność odróżniająca znaku towarowego i dlaczego ważne, aby znak ją posiadał?

Najważniejsza cecha sprawiająca, że masz dobry typ na znak towarowy to jego zdolność odróżniająca. Jest to cecha znaku, która powoduje że istnieje możliwość odróżnienia Twojego produktu od innych dostępnych na rynku, ale też oryginalność oznaczenia i brak banalności.

Pierwotna zdolność odróżniająca to przesłanka, na podstawie której urzędy zatwierdzają albo odrzucają wnioski o rejestrację znaku. Znak towarowy nie ma pierwotnej zdolności, jeśli m.in. jest wyłącznie opisowy (oczywisty, taki jak „mysz gamingowa” dla takiego typu myszy), zgłoszony w złej wierze (żeby kontrolować rynek) albo taki, że nie da się go przedstawić w rejestrze (np. zapach wg Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).

Sprawia to, że urząd musi bezwzględnie odrzucić wniosek, bo po prostu oznaczenie ustawowo nie spełnia odpowiednich wymogów. Takie ryzyka wykluczają pozytywne przejście badania zdolności rejestrowej – a warto o nich pamiętać, bo czasami może się wydawać, że znak jest absolutnie unikatowy i na pewno nadaje się do rejestracji.

Wtórna zdolność odróżniająca to z kolei nabyty po pewnym czasie używania charakter znaku, który sprawia, że konsument kojarzy oznaczenie z Twoim towarem lub usługą, nawet jeśli nie było to oczywiste od początku jego używania.

Mamy w takim przypadku do czynienia z sytuacją, gdy początkowo symbol lub słowo pozbawione było samoistnego charakteru odróżniającego co do danych towarów lub usług, ale po pewnym czasie funkcjonowania w obrocie, konsumenci odbierają je jako wyjątkowe i całkowicie charakterystyczne.

Problem wtórnej zdolności odróżniającej może się pojawić na przykład, gdy wypuściłeś grę lub apkę, której nazwa jest zbyt opisowa lub sloganowa. Ale z upływem czasu odbiorcy tak się do niej przyzwyczaili, że wiedzą już, że to Twoja marka oraz identyfikują tytuł oznaczony tym znakiem konkretnie z Twoim studio i Twoim produktem.

To bardzo wyjątkowa sytuacja, w której urząd może zarejestrować znak, który pierwotnej zdolności nie miał, ale nabrał jej wtórnie. Musisz jednak wiedzieć, że taki proces nie jest łatwy, a dodatkowo jest czasochłonny. Nie chodzi bowiem o intensywność skojarzeń, lecz o długotrwałe i ugruntowane ich istnienie w świadomości odbiorców. Udowodnienie wtórnej zdolności odróżniającej jest bardzo trudne i nie zawsze możliwe. Wymaga sporych nakładów finansowych i czasowych.

Po więcej szczegółów i wskazówek na temat zdolności odróżniającej zapraszamy do kolejnego wpisu.

Co zrobić, gdy zamawiasz logo, które Twoje studio chce zarejestrować jako znak towarowy

Z doświadczenia wiemy, że w praktyce nadal dość często pojawia się mit o fakturze jako wystarczającej dla nabycia praw do grafiki, logo czy assetów.

O co chodzi? Wyobraź sobie sytuację, że grafik tworzy dla Twojego studia identyfikację wizualną, logo lub jakieś assety, a Ty chcesz wykorzystać te elementy w grze, bo „przecież są Twoje”. A dodatkowo chcesz zarejestrować na przykład takie logo Twojego studia jak znak towarowy. Zamówiłeś, odebrałeś i zapłaciłeś, więc wydawać by się mogło, że należy do Ciebie i możesz z nim zrobić co chcesz.

Czy na pewno? No, niestety nie.

W polskim prawie mamy zasadę, że aby przenieść majątkowe prawa autorskie do utworów niezbędna jest forma pisemna umowy. Sama faktura takiego wymogu nie zapewnia, ba – faktura nie jest umową. To bardzo istotne m.in. z punktu widzenia logo jako znaku towarowego.

Jeśli zamawiasz logo lub identyfikację wizualną, którą dodatkowo Twoje studio będzie chciało zarejestrować jako znak towarowy (a taka sytuacja wcale nierzadko może się wydarzyć), to koniecznie zadbaj o to, aby z grafikiem zawrzeć „prawdziwą umowę na piśmie”. Należy w niej dodatkowo zawrzeć klauzulę autorską, pozwalającą dodatkowo na rejestrację utworów jako znaków towarowych.

Z ostrożności rekomendujemy takie rozwiązanie stosować za każdym razem. Żeby nie doszło do sytuacji, że grafika staje się mocno rozpoznawalna, Ty nie masz do niej praw autorskich, a chciałbyś dokonać jej rejestracji jako znaku towarowego – wówczas bowiem może się zdarzyć, że grafik nagle podnosi swoje stawki lub wręcz kieruje do Ciebie roszczenia związane z używaniem znaku. Do czego ma w takiej sytuacji prawo, skoro wcześniej nie mieliście umowy na piśmie.

Musisz wiedzieć, że znak towarowy nie może być zarejestrowany, jeśli narusza prawa osób trzecich. W skrócie chodzi o sytuację, że ktoś inny niż właściciel znaku ma do niego prawa.

A tak będzie, gdy twórca nie przeniósł na Twoje studio majątkowych praw autorskich do swoich graficznych utworów. Zadbaj o to zawczasu – im wcześniej uzyskasz te prawa tym lepiej, a Twoja relacja z twórcą identyfikacji nie zostanie wystawiona na próbę.

Jeśli to czytasz