Niejednokrotnie pisaliśmy już o tym, jaką wartość mają znaki towarowe, pokazywaliśmy też, dlaczego warto zarejestrować tytuł gry jako znak towarowy, a także o tym dlaczego ochrona znaku towarowego jest tak skuteczna.

Temat znaków towarowych wraca jednak jak bumerang – wraz z klientami, którzy popełniają powtarzalne (i łatwe do uniknięcia) błędy, które potem mogą kosztować ich utratę marki albo drogie spory prawne.

Chcemy dziś opowiedzieć Wam o kilku najważniejszych i najczęstszych błędach popełnianych przy składaniu wniosku lub na początkowych etapach rejestracji znaków. Dzięki temu mamy nadzieję, uda Wam się ich uniknąć i skutecznie zarejestrować znak towarowy, a następnie z sukcesami z niego korzystać!

Brak sprawdzenia znaków kolidujących

Wydawałoby się, że to zdarza się tylko młodym nieopierzonym twórcom… Ale to nieprawda! Blizzard chciał zarejestrować w USA nazwę Overwatch dla swojej gry, jako znak towarowy. Niestety wcześniej, inne przedsiębiorstwo z Arkansas o nazwie Innovis Labs, Inc. złożyło już wniosek o rejestrację nazwy Overwatch we wrześniu 2013 roku. Wniosek Innovis dotyczył „gry komputerowej do pobrania” oraz „oprogramowania do gier wideo” dla aplikacji mobilnej do gry w paintball. W rezultacie Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) zawiesił wniosek Blizzarda.

Źródło: https://overwatch.fandom.com/wiki/Heroes

Ostatecznie, sprawa zakończyła się podpisaniem ugody, której szczegółów nie poznamy – ale jak możemy się domyślać, Blizzard zapłacił Innovis konkretną sumę celem zabezpieczenia swoich interesów. Dziś w rejestrze znaków towarowych USPTO widnieje m.in. znak słowny Overwatch zarejestrowany na rzecz Blizzard Entertainment, Inc. w zakresie między innymi oprogramowania gier komputerowych.

Jest to oczywiście tylko jeden z całej masy przypadków podobnych ugód w sprawach znaków towarowych, co do których zaistniała kolizja. A to tylko jeden z błędów popełnianych przy okazji rejestracji trademarków.

Zbyt opisowa nazwa

Znak towarowy nie może być opisowy, bo stanowi to przyczynę, dla której wniosek o rejestrację nie doczeka się pomyślnego finału w postaci rejestracji znaku.

O opisowości znaków i szerzej o zdolności odróżniającej, pisaliśmy już w artykule Zdolność odróżniająca znaku towarowego – o co w tym chodzi? I tam odsyłamy.

Niemniej, pokrótce przypominając ten temat: nazwa nie może wskazywać bezpośrednio na rodzaj, cechy, przeznaczenie lub temat produktu.

Przykłady opisowych nazw to: „Zombie Survival Game” dla gry o zombie, „Racing Simulator” dla wyścigów samochodowych, „Fantasy RPG Online” dla MMORPG. Takie określenia nie mogą być skutecznie zmonopolizowane przez jeden podmiot, bo każdy deweloper powinien mieć prawo ich używać w codziennym języku.

Jakie nazwy wobec tego wybierać? Ciekawe, fantazyjne, chwytliwe. Przykłady to „Fortnite”, który nie wskazuje na rodzaj Battle Royale, czy „The Sims”, który lekko nawiązuje do bycia symulatorem, ale nie wskazuje tego wprost.

W ostateczności, jeśli chcesz jednak użyć bardziej opisowego członu (np. „RPG” albo „Online”), warto połączyć go z czymś fantazyjnym, np. „Eternal RPG Online”. Warto testować nazwę wśród graczy, czy ich zdaniem brzmi bardziej jak nazwa marki, czy opis kategorii w sklepie Steama.

Nieodpowiednie klasy towarów/usług

W rejestracji znaku towarowego oczywiście nie wystarczy podać samej nazwy. Wniosek to przede wszystkim określenie, w jakich klasach (według klasyfikacji nicejskiej) znak ma być chroniony.

Branża gier nie ogranicza się tylko do gier komputerowych (klasa 9). Dochodzą: merch (klasa 25 – odzież, klasa 28 – zabawki, figurki), usługi gier online (klasa 41), eventy e-sportowe czy nawet VR/AR. Zgłoszenie tylko w jednej klasie to za mało, a często studia rejestrują znak tylko w klasie 9. Efekt jest taki, że znak chroni grę jako software, ale cała marketingowa otoczka (eventy, merch) nie są już objęte taką ochroną. Warto zastanowić się zatem w którą stronę biznesowo zamierzacie iść w ciągu następnych kilku lat.

Inna sprawa przy klasach towarów, to w ogóle mylenie klas. Klasa 28 owszem chroni gry, ale chodzi o gry planszowe (tabletop games) albo karciane. Warto dokładnie czytać opis klas! Albo skonsultować to z prawnikiem, który specjalizuje się w znakach towarowych.

Spójrzcie tylko na ten sklep z merchem Marvela. Z jednej strony są tu zabawki (klasa 28), z drugiej ubrania (klasa 25), a z trzeciej plecaki i torby (klasa 18).

Źródło: https://mickeyblog.com/2023/09/18/avengers-vault-2/

Zbyt późna rejestracja

Ostatni problem, o którym dziś opowiem to zbyt późne rejestrowanie znaku i odkładanie tego do czasu, gdy gra zostanie wydana, lub aż odniesie sukces i stanie się rozpoznawalna. Jest to ogromny problem, bo nazwa staje się już znana i ktoś może ją po prostu skopiować.

O ile w systemach europejskim i USA, co do zasady rejestracja znaku towarowego nie może być dokonana w złej wierze, ale tzw. trademark hijacking nie jest rzadkością. Pisaliśmy o nim tutaj i warto wrócić do tego artykułu w całości:

Trademark hijacking to praktyka polegająca na nieetycznym rejestrowaniu znaku towarowego o takim samym brzmieniu jak nazwa usług, towarów lub marki innego podmiotu na rynku.

Hijakerzy wykorzystują moment nieuwagi lub niewiedzę prawną, a czasem po prostu brak budżetu na początkowym etapie rozwoju przedsiębiorcy, który nie inwestuje jeszcze w kompleksową ochronę znaku towarowego, by uniemożliwić mu dalsze oferowanie usług o danej nazwie swoim odbiorcom.

Robią to oczywiście po to, by następnie odstąpić swoje prawa do znaku towarowego za odpowiednio wysoką opłatą.

Pamiętajcie też, że są systemy prawne, w których znak może zostać zarejestrowany w złej wierze, a urząd w ogóle nie bada, czy ktoś faktycznie używa znaku.

Kto pierwszy, ten lepszy. Tak jest w Chinach i niestety, odzyskanie tak zarejestrowanego znaku jest kosztowne i wiąże się z długotrwałymi negocjacjami.

W czym może pomóc prawnik?

Prawnik specjalizujący się w znakach towarowych pomoże przeanalizować nazwę gry lub studia pod kątem ryzyka prawnego i sprawdzić, czy nie koliduje z cudzymi znakami, dobrać odpowiednie klasy towarowe i usługowe, przygotować i złożyć zgłoszenie w Polsce czy w UE.

W EK Legal zajmujemy się taki sprawdzeniami i rejestracjami na co dzień, a dzięki temu Ty możesz skupić się na tym, co najważniejsze — budowaniu unikalnych światów i nowych doświadczeń dla graczy.

***

Zabezpiecz swoją grę — dlaczego warto rejestrować znaki towarowe w gamedevie?

Znak towarowy to oznaczenie służące do identyfikacji towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa. Może to być słowo, logo, symbol, hasło. Dla studia gamedev rejestracja tytułu gry jako znaku towarowego w odpowiednich klasach umożliwia wyłączność na jego używanie w kontekście komercyjnym.

Na naszym blogu regularnie piszemy o ochronie znaków towarowych Twojego studia. Dlaczego przypominamy o tym znowu? [Czytaj dalej…]